En el mes de octubre de 2020 el Tribunal Andino de Justicia dictó varias sentencias fundamentales sobre temas como retrasmisión de obra audiovisual, comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles e infracción de marca de color delimitada por una forma.

1. Retrasmisión de una obra audiovisual es diferente de retrasmisión de señal de un organismo de radiodifusión

La retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) es diferente de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo). La primera califica como una nueva comunicación pública mientras que la segunda no. Así lo acaba de explicar el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) en un Interpretación Prejudicial de octubre de 2020.

El alto tribunal advirtió que toda empresa que preste el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) tiene que obtener, por un lado, autorización del titular de la obra audiovisual que retransmite, y por otro, autorización del organismo de  radiodifusión titular de la señal que retransmite. Si el organismo de radiodifusión fuese titular, además, de obras audiovisuales, la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción necesita dos autorizaciones de ese organismo de radiodifusión: una, por retransmitir la obra audiovisual (derecho de autor) de titularidad del organismo de radiodifusión; y la otra, por retransmitir la señal (derecho conexo) del referido organismo de radiodifusión.

El TAJ también señaló que hay comunicación pública de una obra audiovisual mediante retransmisión cuando concurren las siguientes condiciones:

1. a) Que la retransmisión se realice por cualquiera de las formas de comunicación
2. b) Que la retransmisión de la obra radiodifundida, por cualquiera de las formas citadas anteriormente, sea realizada por un organismo de radiodifusión (v.g., una empresa de televisión por suscripción o de señal cerrada) distinto al del origen.
3. c) Que el contenido retransmitido por un organismo de radiodifusión se trate de una obra protegida por el derecho de autor.

Agregó que la participación de los autores en los beneficios económicos de la radiodifusión se justifica por el principio de equidad y que la remuneración debe ser proporcional a los ingresos que se obtengan por la explotación de la obra. Así las cosas, “en el supuesto de que una persona natural o jurídica haga uso de señales de televisión para comunicar públicamente el contenido de obras audiovisuales, se evidencia un uso de los derechos que se han reconocido a los distintos titulares y, a su vez, si el titular de esas obras protegidas ha inscrito el repertorio de obras ante la sociedad de gestión colectiva para su  protección y tutela, quien use o reproduzca la obra, deberá necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante las tarifas correspondientes”.

Finalmente, el TAJ también se refirió a la infracción por falta de autorización de comunicación pública de una obra audiovisual que forma parte del repertorio inscrito en una sociedad de gestión colectiva y explicó que, para que esta situación se presente, es necesario que concurran las siguientes condiciones:

1. a) Se debe considerar la existencia de derecho de autor, en concreto de obras audiovisuales reconocidas a favor de sus titulares.
2. b) Que sus titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la sociedad de gestión colectiva para la protección de sus derechos.
3. c) Que se haya efectuado la comunicación pública de las obras audiovisuales sin autorización de la sociedad que los representa.

Este pronunciamiento es muy importante pues aclara una discusión que existía desde hace tiempos, no sólo en la Comunidad Andina sino en el mundo. Además, trata temas como las tarifas que pueden cobrar las sociedades de gestión colectiva y su legitimidad para interponer demandas por presunta violación del derecho de autor.

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122- IP- 2020, Octubre 8 de 2020)

1. La comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de hospedaje

El Tribunal Andino de Justicia  explicó que cuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores en las habitaciones de los huéspedes, así como en ambientes como el lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso común, y a través de dichos televisores se difunde la señal o emisión de una o más empresas de radiodifusión (de señal abierta y/o de señal cerrada), y dicha señal o emisión contiene obras audiovisuales (películas, telenovelas, series, etc.), está ejecutando un acto de comunicación pública y está en la obligación de obtener la correspondiente autorización de los titulares de las obras audiovisuales y pagar la remuneración correspondiente.

El Tribunal Andino advirtió que hay un acto indebido de comunicación pública de una obra protegida por el derecho de autor cuando se presentan los siguientes elementos:

• Un tercero, que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la pone a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo Iugar. o permite que estas tengan acceso a ella
• No hay una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas.
• La obra se comunica a una colectividad, exceptuando el ámbito familiar o doméstico.

En todo caso, el TAJ explicó que el pago que realiza el propietario o responsable del establecimiento de comunicación pública de obras audiovisuales a través de un televisor es diferente al pago que realiza el canal de televisión respectivo por el derecho de emitir obras audiovisuales dentro de su programación.

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 44- IP- 2020, Octubre 7 de 2020)

1. Infracción de marcas de color

En la Comunidad Andina se permite el registro como marca de un color aislado si se cumplen dos condiciones: el color se encuentra delimitado por una forma específica y el color goza de distintividad.

Un color es distintivo cuando no es “común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe estar prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial”.

Para determinar si se presenta una infracción de una marca de color registrada, la oficina nacional competente debe tener en cuenta los siguientes criterios:

• Comparar tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el registro.
• En aplicación del principio de especialidad, se debe verificar si los productos o servicios del titular de la marca de color delimitado por una forma son idénticos, similares o conexos competitivamente productos o servicios del presunto infractor. Si no se evidencia identidad, similitud o conexión competitiva, no existirá infracción. Tratándose de una marca notoria o renombrada, se tendrá presente que se rompe el principio de especialidad como se explicará más adelante.
• Comparar la marca de color delimitado por una forma con el signo distintivo, empaque, envase, envoltura, embalaje, etc. utilizado por el presunto infractor, a efectos de verificar si existe riesgo de confusión o de asociación, o los demás riesgos relacionados con una marca notoria. En caso de no presentarse ninguno de los riesgos antes señalados, no se configurará una infracción.
• La comparación debe ser un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto. En caso de duda deberán revisarse los elementos diferenciadores presentes, con el objeto de confirmar o descartar la infracción.

Así lo sentenció el Tribunal Andino de Justicia, al tiempo en que distinguió el concepto de marca notoria de marca renombrada. La primera, regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, que es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina independientemente de si su titulares nacional o extranjero, de la marca renombrada, que  no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

La marca notoria y la marca renombrada se parecen en que ambas rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Ambas marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina aunque no estén registradas ni sean usadas allí.

Sin embargo, mientras que la marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto (es protegida respecto de todos los productos o servicios), la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa (solo ante productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario).

Otra diferencia es que quien alega la notoriedad de una marca debe probarla mientras que quien alega el renombre no tiene que evidenciar nada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”, que se conoce de oficio y no requiere actividad probatoria.

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 619- IP- 2019, Octubre 7 de 2020)